Particularidades podem cancelar registro de marca e beneficiar dona do Facebook no Brasil.
No último fim de semana, a Justiça de São Paulo suspendeu a decisão provisória que proibia a empresa Meta (dono de Facebook, Instagram e WhatsApp) de usar esse nome no Brasil pois a big tech, segundo a decisão, “poderia sofrer danos de difícil reparação” caso fosse forçada a mudar de nome antes da resolução final do caso.
E por que dessa confusão? No Brasil, já existe uma empresa com esse nome e não tem qualquer ligação com o conglomerado de Mark Zuckerberg.
A companhia brasileira, fundada em 1990, é uma consultoria de transformação digital e tem a Meta como marca registrada desde 2008. A companhia de Mark Zuckerberg só mudou oficialmente de nome em 2021.
Segundo a Meta (brasileira), já são 143 processos judiciais em que a empresa consta como ré de forma equivocada, pois deveriam ser destinados à companhia americana. Nos últimos meses, foram designadas 49 audiências em processos relacionados ao Facebook, nas quais a Meta se fez ou terá que se fazer presente.
“Curioso que os advogados da dona do Facebook alegam em seu recurso que, à época em que implementado o rebranding do Facebook, não se tinha a real dimensão de como se daria tal reposicionamento da marca, bem como os impactos que haveriam de ser gerados por tal conduta, argumento este repetido pelo Tribunal na decisão do agravo, ou seja, aparentemente, a falta de devido planejamento passou a ser um argumento juridicamente válido”, ironiza Fernando Canutto, especialista em Direito Societário e sócio do Godke Advogados.
O especialista também lembrou que a TIM passou por disputa semelhante. No caso, com a TIM – Telecomunicações, Instalações e Montagens Ltda, empresa goiana que vinha usando a marca há mais de 10 anos quando a operadora de celular chegou ao Brasil, em 1999.
Mas o caso mais famoso recente foi o envolvendo Gradiente e Apple.
“A decisão do STF foi no sentido de que a Gradiente poderia usar a marca como foi escrita, ‘G GRADIENTE IPHONE’, mas não poderia impedir a Apple de usar a expressão ‘IPHONE’ separadamente. O caso ainda não foi encerrado no STF, mas parece que as decisões devem se manter. No entanto, não podemos dizer que esse será necessariamente o mesmo caminho da marca META, porque existem diferenças importantes entre os casos”, explica Luiz Fernando Plastino, especialista em Propriedade Intelectual do escritório Barcellos Tucunduva Advogados (BTLAW).
O especialista salienta que algumas particularidades devem ser observadas e que podem mudar o rumo da disputa. “Em regra, uma marca registrada há mais tempo no Brasil vai impedir o uso e o registro de uma nova marca parecida para produtos e serviços semelhantes, independentemente de outros fatores. Contudo, podem haver peculiaridades no caso que levariam a outra conclusão, como restrição do alcance do registro, convivência entre as marcas ou, até mesmo, cancelamento do registro”, diz Plastino.
Para Carla Gutilla, advogada do escritório Ambiel Advogados, especializada em Propriedade Intelectual, em alguns casos, as companhias menores podem até se beneficiar da confusão dos nomes. Entretanto, as prejudicadas também precisam saber utilizar ferramentas de forma inteligente. “No caso em questão, a Meta (consultoria digital) poderia se beneficiar muito de ter o mesmo nome da big tech, já que os consumidores poderiam pensar que se trata de uma empresa do mesmo grupo ou que possua o ‘selo’ Mark Zuckerberg. Mas, ao contrário disso, a empresa sofreu consequências negativas [reclamações, processos etc]. Do ponto de vista prático, e diante do julgamento favorável, entendo que a melhor saída para empresa de consultoria deixar de ser confundida com a big tech seria tornar sua marca o mais original possível, assim como promover ações de marketing reforçando que não há relação nenhuma com a Meta de Mark Zuckerberg”, analisa.
*Carla Guttilla – Advogada do escritório Ambiel Advogados, especializada em Propriedade Intelectual. É pós-graduada em Direito Societário pela FGV e graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).
*Fernando Szarnobay Canutto – Bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pós-graduado em Direito Societário pela Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV), pós-graduado em Direito das Operações de Reestruturação Societária e pelo CEU Law School, LL.M. em Direito Corporativo pelo INSPER – RJ. Cursos de Introdução ao Direito Societário e Reestruturação Societária pela Vanderbilt University (TN – USA). Advogado no Godke Advogados (filial Curitiba).
*Luiz Fernando Plastino – Advogado especializado em Propriedade Intelectual do escritório Barcellos Tucunduva Advogados (BTLAW). Doutor em Direito Civil pela USP – Universidade de São Paulo. Mestre em Direito Civil pela USP – Universidade de São Paulo. Pós-graduado em Direito de Informática pela ESA-OAB/SP – Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo. Bacharel em Direito pela USP – Universidade de São Paulo. Membro do Centro de Solução de Disputas em Propriedade Intelectual.